Опубликовано в журнале «Конкуренция и право» № 6, 2016 г.

Необходимое условие полноценного перехода к рыночной экономической системе – это конкуренция. Но она не всегда бывает добросовестной, а значит, есть потребность в развитом антимонопольном законодательстве и тщательном регулировании поведения субъектов в конкурентной среде. В XXI в. особенно остро стоит проблема защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции. Это касается прежде всего товарных знаков и фирменных наименований. В связи с быстрым развитием информационных технологий повышается актуальность вопроса об их эффективной правовой защите как во всем мире, так и в России.

Общеизвестный товарный знак появляется в условиях широкого признания на рынке. Кто из нас не знает продукции компаний Coca-Cola, Starbucks или Mercedes? Под общеизвестностью понимается большая известность обозначения товаров кругу их потребителей. Однако вместе с известностью товарные знаки получают коммерческую привлекательность, что и создает риск недобросовестной конкуренции. Признание товарного знака общеизвестным предполагает повышенный уровень его защиты. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью контролировать соблюдение конкурентного баланса на рынке, а с другой – защитой интересов потребителей от введения их в заблуждение (что особо подчеркивается в п. B ст. 6-quinquies Парижской конвенции[1]).

Определения понятий 

Недобросовестная конкуренция в отношении общеизвестных товарных знаков хорошо исследована за рубежом.

Во французском праве ее дефиниция сформулирована известными учеными-правоведами (Х. Деже, И. Сен-Галь). И. Сен-Галь, в частности, дал определение недобросовестной конкуренции, ввел концепцию паразитизма, разделяя его на два вида: характеризующийся незаконным присвоением доходов от использования чужой продукции и характеризующийся незаконным извлечением выгоды из чужой репутации.

В американском праве существуют понятия дилюции (dilution) и смешения (confusion), касающиеся разных аспектов недобросовестной конкуренции. Р. Коллман выделяет[2] две группы случаев нарушения прав на товарные знаки: связанные с конкуренцией и не связанные с нею. В судебной практике и законодательстве США закреплен глубоко проработанный подход к проблеме защиты общеизвестного товарного знака[3].

Определение дилюции дается в Federal Trademark Dilution Act[4]. Применительно к общеизвестным товарным знакам следует говорить о двух видах дилюции. Во-первых, это так называемое dilution by tarnishment, или «порочащее ослабление». Оно предполагает, что у потребителя возникает определенная ассоциация, вытекающая из схожести товарного знака с общеизвестным, которая наносит вред репутации последнего. Во-вторых, это dilution by blurring, или «ослабление путем размывания», которое предполагает, что у потребителя возникает ассоциация, вытекающая из схожести товарного знака с общеизвестным, которая значительно ослабляет своеобразие знаменитого знака.

В свою очередь, смешение (confusion) можно определить как случаи регистрации товарного знака, сходного с тем, что был зарегистрирован раньше. Использование такого знака вводит потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров. Более детальное определение смешения, а также критерии его возникновения даны в делах Dranoff-Perlstein Assocs. v. Sklar[5] и A&h Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.[7]. В последнем споре Апелляционный суд США постановил, что доказывать степени возможного смешения или ошибки необязательно, если в результате регистрации сходного товарного знака появляется сама возможность совпадения обозначений.

Опасности дилюции 

Дилюция опаснее смешения, поскольку наносит больший урон и к тому же имеет направленный характер. В этом случае компания, владеющая оригинальным товарным знаком, теряет клиентов, а следовательно, и материальную выгоду, ее репутации и рекламной ценности товарного знака может быть нанесен ущерб.

Ярким примером dilution by tarnishment служит дело Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.[8], в котором суд пришел к выводу, что репутация общеизвестного товарного знака является запятнанной, когда он семантически связан с новым товарным знаком, используемым для продажи интимных товаров.

Случай порочащего ослабления можно найти в деле Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc.[9] Предполагается, что потребитель видит разницу между ядом для насекомых и напитком, однако суды решили, что данная реклама могла бы вызвать у потенциальных покупателей подсознательную ассоциацию яда для насекомых с пивом.

Можно привести и другие примеры дилюции. Французская судебная практика признала пародии особым случаем нарушения прав на товарные знаки, что логично: пародия по сути сходна с дилюцией (а именно с порочащим ослаблением), она так же наносит ущерб репутации компании. В деле One Tel v. Nicolas M, 2000, суд вынес решение в пользу истца – широко известной во Франции компании, признавая нарушением права на товарный знак использование и регистрацию одного товарного знака, который фактически пародирует другой.

Классическим примером размывания (dilution by blurring) можно назвать дело Tiffany & Co. v. Tiffany Productions[10]. Сторона истца ссылалась на тот факт, что использование в кинофильмах ответчика имени и обозначения Tiffany вызвало путаницу и заставило людей поверить, что истец был каким-либо образом связан с компанией ответчика.

Очень часто в зарубежной судебной практике апеллируют именно к урону, нанесенному репутации компании (goodwill) и рекламной ценности товарного знака. Возмещение материального ущерба в таких спорах – это по большей части второстепенный фактор. Так, в деле Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.[11]истец утверждал, что репутации его компании был нанесен ущерб из-за использования ответчиком в названии одного из сортов своего кофе слова Charbucks, созвучного названию компании Starbucks. Здесь видится ослабление общеизвестного товарного знака путем размывания.

Опасности смешения 

Смешение – второй распространенный вид нарушения права на общеизвестный товарный знак. Обычно говорят о смешении товаров: покупатель, надеясь приобрести определенный товар, принимает один продукт за другой. Но приобретенный продукт нередко страдает низким качеством, что плохо сказывается на репутации правообладателя товарного знака.

В деле McDonald’s Corp. v. MacJoy Fastfood Corp.[12] суд подчеркнул, что существенными элементами смешения как особого вида нарушения прав на товарный знак являются (1) вводящее в заблуждение сходство в общем внешнем виде товара и (2) намерение обмануть потребителей и конкурента. В данном случае ответчик использовал помимо сходного названия продукта питания слоган на упаковках, сходный с тем, что заявитель размещал на своих коробках.

Еще один случай – смешение с промышленной или торговой деятельностью конкурента. Нарушение права видится в сходстве между продукциями истца и ответчика, на основании которого можно сделать ошибочный вывод, что компания истца каким-либо образом связана с производством данных товаров. Широко известным здесь является дело Colorado National Co. v. Colorado Nat. Bank of Denver[13].

Проблемы в российском правопримении и пути их решения 

Одни ученые и юристы-практики утверждают, что недобросовестной конкуренции в отношении общеизвестного товарного знака не существует. Другие занимают противоположную позицию. Кто же из них прав?

Из анализа судебной практики можно сделать следующие выводы.

Во-первых, недобросовестная конкуренция применительно к товарным знакам понимается за рубежом значительно шире, чем в России[14], а понятия дилюции в законодательстве РФ вовсе нет. Во-вторых, следует отметить особенность объекта охраны от нарушения права. Зарубежное регулирование отдает предпочтение судебной защите имиджа, репутации компании и рекламной ценности товарного знака. В частности, Верховный суд Канады в решении по делу Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot подчеркнул, что использование ответчиком сходных обозначений значительно снижает ценность деловой репутации компании[15].

Российская судебная практика не может похвастаться большим количеством дел, связанных с недобросовестной конкуренцией в отношении общеизвестных товарных знаков. В основном это случаи смешения. К примеру, в споре Vasheron & Сonstantin и «Тессир Партнерс ЛТД» Президиум ВАС РФ признал действия ответчика актом недобросовестной конкуренции и указал на недопустимость недобросовестного использования экономических преимуществ истца и его известности среди потребителей[16]. Еще один пример смешения можно найти в рассмотренном Президиумом ВАС РФ деле по иску ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» к ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка»[17]. Российский правоприменитель развил эту линию в Постановлении Президиума ВАС РФ по делу ИП Ельчищева В.В. и ООО «Владлайн»[18].

Некоторые российские исследователи считают дискуссионной возможность признания актом недобросовестной конкуренции действий хозяйствующего субъекта по реализации товаров с размещением на них обозначений, сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком. Так, Д.А. Гаврилов анализируя ситуацию на рынке трикотажных изделий, пишет о сомнительности наличия конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами[19].

Положение о том, что в отношении общеизвестных товарных знаков не может существовать недобросовестной конкуренции, на наш взгляд, не соответствует действительности. Общеизвестный товарный знак – это средство индивидуализации, в силу определенных обстоятельств широко известное публике. В отношении него случаи смешения и особенно размывания даже более критичны. Некачественные товары, которые выпускает конкурирующая компания, легко могут испортить репутацию производителя, но главное – это приводит к снижению потребления конкретных товаров и, как следствие, к уменьшению прибыли компании.

Кроме того, в российской практике часто происходит подмена одних понятий другими. На теоретическом уровне выделяется множество видов недобросовестной конкуренции, никак не структурированных. В результате возникает путаница в понятиях «смешение» и «размывание» (последнее, по сути, представляет собой дилюцию). Это можно объяснить разницей в этапах экономического развития, ведь интеллектуальное право тесно связано с развитием не только социума, но и производительных сил.

На наш взгляд, целесообразно было бы принять точку зрения американских коллег, но при этом учесть слабость законодательного регулирования этого вопроса в России в рамках интеллектуального и конкурентного права. Одно из возможных вариантов решения проблемы – закрепление в нормативно-правовых актах общего и специального характера дефиниций размывания и смешения с общеизвестным товарным знаком, а также ответственности за такого рода недобросовестную конкуренцию. Дополнительная конкретизация позволит сделать защиту интересов правообладателей более эффективной, а также внесет ясность в правовую трактовку этих понятий.

Общеизвестный товарный знак – неотъемлемая часть современной системы интеллектуального права. Для защиты правообладателей от недобросовестной конкуренции должны быть предусмотрены действенные средства в национальном законодательстве и международных соглашениях. Можно надеяться, что с развитием релевантных положений интеллектуального и конкурентного права проблема в конце концов будет устранена.

Вероника Сокур,

студентка юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова

^[1]В частности, утверждается, что товарный знак может быть лишен охраны, если он вводит в заблуждение общественность. См.: Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.).

^[2]Callman R.Trademark Infringement and Unfair Competition. URL: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2403&context=lcp.

[3]Ralph S. Brown Jr. Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols // YALE L. J. 1948. Vol. 57. URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3707&context=fss_papers.

^[4]FederalTrademarkDilutionAct 1995 (FTDA), 15 USC 15 § 1125: «Признается дилюцией (dilution) такое действие, которое приводит к ослаблению или невозможности идентификации и снижению различительной способности товаров или услуг независимо от наличия или отсутствия конкуренции между владельцем общеизвестного товарного знака и другими сторонами».

^[5]Dranoff-Perlstein Assocs. v. Sklar, 967 F.2d 852, 862 (3d Cir. 1992).

^[6]A&h Sportswear, Inc.; Mainstream Swimsuits, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.; Victoria's Secret Catalogue, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).

^[7]Coca-Cola Co. v. Clay, 324 F.2d 198 (C.C.P.A. 1963).

^[8]Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464.

^[9]Chemical Corporation of America v. Anheuser-busch, Incorporated, 306 F.2d 433 (5th Cir. 1962).

^[10]Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, 264 N. Y. Supp. 459 (1932), aff'd, 237 App. Div. 8os, 260 N. Y. Supp. 821 (1932), af'd, 262 N. Y. 482, 188 N. E. 30 (1933).

^[11]Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., № 12-364 (2d Cir. 2013).

^[12]McDonald’s Corp. v. MacJoy Fastfood Corp. G.R., № 166115, 1st Div., Dec., February 2, 2007.

^[13]Colorado National Co. v. Colorado Nat. Bank of Denver, 95 Colo. 386, 389, 36 P. 2d 454 (1934)

^[14] Так, в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» четко отграничиваются только случаи смешения (ст. 14.6).

^[15]Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot, Ltee., (2006) 1 S.C.R. 824 (Can.) SCC 23.

^[16] См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625.

^[17] См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 по делу № А08-8099/2009-30.

^[18] См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2013 г. № 14186/12 по делу № А51-11170/2011.

^[19] См.: Гаврилов Д.А. Пресечение актов недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав // Предпринимательское право. 2010. № 4.